PROCESSUAL CÍVEL. DIREITO MACÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. LIMITAÇÃO DO REGISTRO PARA A CLASSE QUE FOI DEFERIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O direito de exclusividade ao uso da marca, em decorrência do registro no INPI, é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo, esta exclusividade, produtos não similares enquadrados em outras classes, exceto nas hipóteses de marcas notórias. 2. Registro da apelada concedido para classe diversa dos produtos comercializados. 3. Sobre o tema, ambas as Turmas da Segunda Seção do STJ possuem o entendimento jurisprudencial assente de que o exame da alegada colidência entre as marcas não pode ser solvida à luz, apenas, da anterioridade ou prioridade do registro, mas, sim, com base no princípio da especificidade, pelo qual o direito à exclusividade ao uso da marca se estende somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros, e, ainda, limita-se à classe para a qual foi requerida, ressalvados os casos de marcas notórias. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que a apelada/ré se abstenha de utilizar, a qualquer título ou pretexto, a marca “AGROSUL”, para as revenda de produtos integrantes da NCL 35, conforme concessão do registro no Processo nº 826142400, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). (TJPI - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0000230-31.2006.8.18.0042 - Relator: JOSE WILSON FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR - 2ª Câmara Especializada Cível - Data 26/02/2024 )

ÓRGÃO JULGADOR : 2ª Câmara Especializada Cível

APELAÇÃO CÍVEL (198) N^o 0000230-31.2006.8.18.0042

APELANTE: AGROSUL MAQUINAS LTDA

Advogado(s) do reclamante: PATRICIA CRISTINA CECCATO BARILI, BRUNA LERMER OLIVEIRA, ERICA MARTINS FONTES

APELADO: AGROSUL AGROQUIMICOS LTDA

Advogado(s) do reclamado: JOSE COELHO NETO, CAROLINA MANSINHO GALDINO

RELATOR(A): Desembargador JOSÉ WILSON FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR

EMENTA

 

PROCESSUAL CÍVEL. DIREITO MACÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. LIMITAÇÃO DO REGISTRO PARA A CLASSE QUE FOI DEFERIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O direito de exclusividade ao uso da marca, em decorrência do registro no INPI, é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo, esta exclusividade, produtos não similares enquadrados em outras classes, exceto nas hipóteses de marcas notórias. 2. Registro da apelada concedido para classe diversa dos produtos comercializados. 3. Sobre o tema, ambas as Turmas da Segunda Seção do STJ possuem o entendimento jurisprudencial assente de que o exame da alegada colidência entre as marcas não pode ser solvida à luz, apenas, da anterioridade ou prioridade do registro, mas, sim, com base no princípio da especificidade, pelo qual o direito à exclusividade ao uso da marca se estende somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros, e, ainda, limita-se à classe para a qual foi requerida, ressalvados os casos de marcas notórias. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que a apelada/ré se abstenha de utilizar, a qualquer título ou pretexto, a marca “AGROSUL”, para as revenda de produtos integrantes da NCL 35, conforme concessão do registro no Processo nº 826142400, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

ACÓRDÃO

 

“Acordam os componentes da 2ª Câmara Especializada Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, à unanimidade, votar pelo CONHECIMENTO do presente recurso apelatório para, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que a apelada/ré se abstenha de utilizar, a qualquer título ou pretexto, a marca “AGROSUL”, para as revenda de produtos integrantes da NCL 35, conforme concessão no Processo nº 826142400, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Inverto os honorários advocatícios, nos termos do voto do Relator.”

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AGROSUL MÁQUINAS LTDA  em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Bom Jesus/PI, nos autos da AÇÃO INIBITÓRIA, em desfavor de AGROSUL AGROQUÍMICOS LTDA, ora apelado, a qual julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A apelante, em suas razões recursais, afirma que possui o direito de exclusividade ao uso da marca e que mesmo que não existissem os registros da marca da apelante Agrosul Máquinas junto ao INPI, esta teria direito de preferência de uso da marca “Agrosul” para suas atividades porque emprega efetiva e licitamente desde sua fundação, em 1991, com abertura de filial na Cidade de Bom Jesus no ano de 1998, fazendo jus a proteção conferida pelo artigo 129, parágrafo 1º, da Lei nº 9.279/96. (Id. 9541514)

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do apelatório. (Id. 9541524) 

O Ministério Público Superior devolveu os autos sem exarar manifestação meritória, ante a ausência de interesse público que justifique sua intervenção. (Id. 11084870)

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Presente os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

II – MÉRITO

A apelante ajuizou a presente ação visando que a apelada cesse por completo o uso e a reprodução da marca “AGROSUL” para as atividades de comércio e representação de produtos agropecuários, maquinas, implementos agrícolas e veículos, bem como para as atividades e produtos semelhantes, idênticos ou afins em todo o território nacional.

A Constituição da República de 1988 concede proteção à marca, conforme o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país, conforme se extrai do art. 5º, XXIX, da Constituição, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...);

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Por sua vez, a Lei 9.279/96, que trata sobre a propriedade industrial, define a necessidade de registro da marca frente ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para se adquirir a propriedade e assegurar ao titular o uso exclusivo da marca.

Assim como definido pela Lei em epígrafe, a marca é sinal distintivo visualmente perceptível ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

Há de ser salientado que a atual Lei da Propriedade Industrial adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129, verbis:

 

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Trata-se de bem imaterial, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, enquanto garante aos adquirentes de produtos ou serviços subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço. E a finalidade precípua de tal amparo legal é coibir confusão e má associação por parte do público consumidor, garantindo, por outro lado, o exercício da livre concorrência.

É certo que o inciso V do artigo 124, da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

Contudo, havendo colidência entre dois nomes empresariais ou entre um nome e uma marca, ou duas marcas, o conflito resolver-se-á pela aplicação dos princípios da anterioridade e da especificidade.

Fixadas tais premissas, tem-se que no caso em comento, a parte autora é empresa que atua no ramo de máquinas e implementos agrícolas/pecuários, com data de abertura, no Município de Bom Jesus, em 01 de junho de 1998. (Id. 9541449 - Pág. 83), com seu requerimento de registro da marca depositado junto ao INPI em 11/02/2004 e concedido em 10/12/2019, na Classe 35 - REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS TAIS COMO: SEMENTE, DEFENSIVO, CALCÁRIO, MILHO, ARROZ, SOJA, FEIJÃO, SAL MINERAL (Processo n. 826142400 – Id. 9541470).

Perlustrando os autos, constato que a apelada depositou junto ao INPI o seu registro da marca em 18/10/1999, vindo a ser concedido em 07/12/2004, na Classe 19 – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO METÁLICOS INCLUÍDOS NESTA CLASSE (Processo n. 821730010 – Id. 9541449 – Pág. 302).

Nessa lógica, de fato, a apelada tem assegurado o direito de precedência, porquanto fizera o primeiro depósito junto ao INPI. Contudo, tal direito se limita à classe para qual foi deferida seu registro, eis que pelo princípio da especialidade, o direito de exclusividade do uso da marca é, a princípio, limitado à classe para a qual foi deferido.

Sobre o tema, ambas as Turmas da Segunda Seção do STJ possuem o entendimento jurisprudencial assente de que o exame da alegada colidência entre as marcas não pode ser solvida à luz, apenas, da anterioridade ou prioridade do registro, mas, sim, com base no princípio da especificidade, pelo qual o direito à exclusividade ao uso da marca se estende somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros, e, ainda, limita-se à classe para a qual foi requerida, ressalvados os casos de marcas notórias.

Com efeito, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, as marcas de alto renome, registradas previamente no INPI, gozam de proteção em todos os ramos de atividade, o que não é o caso da apelada, independentemente de sua aptidão, ou não, de causar confusão no consumidor na aquisição de produtos ou serviços. Nesse sentido: 

 

“COMERCIAL. REGISTRO DE MARCA. CLASSES DISTINTAS. LIMITAÇÃO. ATIVIDADES DIVERSAS. 1. O direito de exclusividade ao uso da marca, em decorrência do registro no INPI, é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo, esta exclusividade, produtos não similares enquadrados em outras classes, exceto nas hipóteses de marcas notórias. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 995112 RJ 2007/0234370-8, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/08/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 28/09/2009)

“Propriedade industrial. Recurso Especial. Ação cominatória. Proibição ao uso de marca de alto renome. Exceção ao princípio da especialidade. Impossibilidade de associação entre produtos e serviços. Irrelevânci a. Declaração do INPI reconhecendo a marca de 'alto renome'. Imprescindibilidade.

- O direito de propriedade da marca é limitado, entre outros, pelo princípio da especialidade/especificidade, o qual é previsto, de forma implícita no art. 124, XIX, da Lei 9279/96.

- O princípio da especialidade não se aplica às marcas de alto renome, sendo assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade, nos termos do art. 125 da Lei 9279/96.

- É irrelevante, para fins de proteção das marcas de alto renome, a discussão a respeito da impossibilidade de confusão pelo consumidor na aquisição de produtos ou serviços.

- Para se conceder a proteção conferida pelo art. 125 da Lei 9279/96, é necessário procedimento junto ao INPI, reconhecendo a marca como de 'alto renome'.

Recurso especial a que nega provimento.” (STJ - REsp n. 951.583/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 17/11/2009.)

“DIREITO COMERCIAL. MARCA. PROTEÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. ATIVIDADES DIVERSAS. MARCA NOTÓRIA. ATRIBUIÇÃO DO INPI. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA

JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS.

1. O direito à exclusividade ao uso da marca está limitado à classe para a qual foi requerida, ressalvados os casos de marcas notórias.

2. Compete ao INPI avaliar a marca para caracterizá-la como notória ou de alto renome.

3. As marcas notoriamente conhecidas não gozam da mesma proteção conferidas às marcas notórias ou de alto renome, pois constituem exceção apenas ao princípio da territorialidade.

4. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes cuidam de situações fáticas diversas.

5. Recurso especial não-conhecido.” (STJ - REsp n. 716.179/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 14/12/2009.)

 

Nesse contexto, ainda que a apelada tenha seu registro concedido anteriormente ao da apelante, pelo princípio da especificidade, a AGROSUL MÁQUINAS LTDA tem garantido a propriedade e o uso exclusivo da marca para revenda de produtos integrantes da NCL 35 em todo o território Nacional.  

Por todo o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do presente recurso apelatório para, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que a apelada/ré se abstenha de utilizar, a qualquer título ou pretexto, a marca “AGROSUL”, para as revenda de produtos integrantes da NCL 35, conforme concessão no Processo nº 826142400, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inverto os honorários advocatícios.

É como voto.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 02 a 09 de fevereiro, da 2ª Câmara Especializada Cível, presidida pelo Exmo. Sr. Des. Manoel de Sousa Dourado.

Participaram do julgamento os Exmos. Srs. Des. José James Gomes Pereira, Des. Manoel de Sousa Dourado e Des. José Wilson Ferreira de Araújo Júnior.

Impedido/Suspeito: Não houve.

Presente o Exmo. Sr. Dr. Antônio de Pádua Ferreira Linhares, Procurador de Justiça.

SALA DAS SESSÕES VIRTUAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Teresina, 09 de fevereiro de 2024.

Des. José Wilson Ferreira de Araújo Júnior

- Relator -