EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS – AUSENTE OS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA AÇÃO CAUTELAR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 801 DO CPC/73 – EXTINÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para o deferimento da liminar, nos autos de Ação Cautelar Inominada, é imprescindível que sejam evidenciados os requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora", além da probabilidade do direito do autor, de modo que, ausentes os requisitos específicos da cautelar, não pode a ação prosseguir. 2. Ademais, a Justiça Estadual, em ação de abstenção de uso de marca registrada, não pode reconhecer, ainda que incidentalmente, a nulidade do registro, sob pena de usurpação da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 175 da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial). 3. Considerando que a finalidade da ação cautelar é garantir a utilidade do resultado da ação principal ou do respectivo recurso, e já tendo a Justiça Federal deferido o pedido de registro da marca “Oncoclínica”, formulado pela autora perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), tem-se que a cautelar pretendida carece de seus requisitos necessários. 4. Sendo assim, é imperioso o indeferimento da petição inicial, vez que ausentes os requisitos básicos e específicos da cautelar. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para indeferir a exordial e julgar extinto o processo sem resolução do mérito. (TJPI - APELAÇÃO CÍVEL 0026210-59.2015.8.18.0140 - Relator: JOSE WILSON FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR - 2ª Câmara Especializada Cível - Data 30/05/2023 )

ÓRGÃO JULGADOR : 2ª Câmara Especializada Cível

APELAÇÃO CÍVEL (198) N^o 0026210-59.2015.8.18.0140

Origem: Teresina / 2ª Vara Cível

Apelante: ONCOCLINICA - ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA

Advogado: Luiz Edgard Montaury Pimenta (OAB/RJ nº 46.214) e outros

Apelado: SUL AMERICA MARCAS E PATENTES LTDA. - EPP

Advogado: Marcelo Manoel Barbosa (OAB/SP nº154.281)

Apelado: ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS SA

Advogado: Rafael de Carvalho Passaro (OAB/SP nº 164.878) e outras

Relator: Des. José Wilson Ferreira De Araújo Júnior

EMENTA

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS – AUSENTE OS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA AÇÃO CAUTELAR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 801 DO CPC/73 – EXTINÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para o deferimento da liminar, nos autos de Ação Cautelar Inominada, é imprescindível que sejam evidenciados os requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora", além da probabilidade do direito do autor, de modo que, ausentes os requisitos específicos da cautelar, não pode a ação prosseguir. 2. Ademais, a Justiça Estadual, em ação de abstenção de uso de marca registrada, não pode reconhecer, ainda que incidentalmente, a nulidade do registro, sob pena de usurpação da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 175 da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial). 3. Considerando que a finalidade da ação cautelar é garantir a utilidade do resultado da ação principal ou do respectivo recurso, e já tendo a Justiça Federal deferido o pedido de registro da marca “Oncoclínica”, formulado pela autora perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), tem-se que a cautelar pretendida carece de seus requisitos necessários. 4. Sendo assim, é imperioso o indeferimento da petição inicial, vez que ausentes os requisitos básicos e específicos da cautelar. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para indeferir a exordial e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

 

DECISÃO

 

Acordam os componentes da 2ª Câmara Especializada Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, à unanimidade, votar pelo conhecimento e parcial provimento da presente Apelação Cível para, com fundamento no artigo 295, incisos III e V cumulado com artigo 267, inciso VI, ainda do Código de Processo Civil/73, indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. Ante a sucumbência parcial dos recorrentes, deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal. O Ministério Público Superior deixou de emitir parecer de mérito por não vislumbrar interesse público a justificar sua intervenção, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ONCOCLINICA - ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Teresina-PI, nos autos da Ação Cautela Inominada nº 0026210-59.2015.8.18.0140 ajuizada em desfavor de ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS SA e SUL AMERICA MARCAS e PATENTES LTDA – EPP, ora apelados.

Em exordial, Id. Num. 3855545 - Pág. 2/8, a autora afirma que, embora tenha solicitado o registro da marca Oncoclínica junto ao INPI, não houve manifestação definitiva da Autarquia Federal nos autos do processo nº 909.582.610. Requereu, nos termos do art. 806, que as requeridas se abstivessem de praticar qualquer ato que restringisse o uso da aludida marca pela autora, até o pronunciamento definitivo do INPI.

Na sentença vergastada, Id. Num. 3855547, o juízo primevo julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, nos termos do art. 487, I, do CPC, por entender que a empresa ré detém a prioridade da marca Oncoclínica desde 1995. Outrossim, mencionou que, uma vez indeferido o pedido de registro formulado pela autora nos autos do processo nº 909.582.610, a mera utilização do nome empresarial de modo contínuo (por mais de 13 anos) não garante o direito à proteção da marca.

Em recurso apelatório, Num. 3855547 - Pág. 51/76, a recorrente aduz, preliminarmente, que ajuizou Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo junto à 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro contra o Ato do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que indeferiu o pedido de registro de marca de sua titularidade. No mérito, reafirma os fundamentos da exordial, acrescentando que a marca Oncoclínica, em sua forma nominativa, carece de distintividade, requisito imprescindível para a apropriação exclusiva de um sinal como marca.

Aduziu que inexiste qualquer possibilidade de confusão entre as marcas, porquanto as empresas atuam em espaços geográficos distintos. Com isso, requer o provimento deste recurso e, por conseguinte, a procedência dos pedidos da exordial.

Em contrarrazões, Id. Num. 3855547 - Pág. 130/148, a recorrida pugna pela manutenção da sentença vindicada, em razão da indevida inovação do pedido em sede recursal, além da evidente ausência superveniente do interesse de agir.

O Ministério Público Superior, Id. Num. 4279860 - Pág. 1, devolveu os autos sem exarar manifestação, ante a ausência de interesse público primário que justifique sua intervenção.

Dos autos, infere-se que o juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro julgou procedentes os pedidos da autora nos autos processo nº 5106073-72.2019.4.02.5101, decretando a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n.º 909.582.610 e determinando ao INPI que preceda ao registro da marca mista Onciclínica, de titularidade da autora.

É o relatório. Determino a inclusão do feito em pauta virtual.

 

VOTO

 

I - DO CONHECIMENTO DO RECURSO

Preenchidos os pressupostos processuais exigíveis na espécie, conheço do presente recurso.

II- MÉRITO

Registre-se que, nos termos do artigo 1.046, §1º, do CPC/2015, a análise do presente feito deve observar as disposições do Código de Processo Civil de 1973, na medida em que os atos processuais discutidos foram praticados sob a sua vigência.

A ação cautelar inominada, com vistas a assegurar o resultado prático da demanda, está regulamentada no CPC/73. Para o deferimento da liminar nos autos de Ação Cautelar Inominada é imprescindível que sejam evidenciados os requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora", além da probabilidade do direito do autor. Ausentes os requisitos específicos da cautelar, não pode a ação prosseguir.

Nos termos do art. 801 do CPC/1973, temos:

“Art. 801. O requerente pleiteará a medida cautelar em petição escrita, que indicará:

[...]

IV - a exposição sumária do direito ameaçado e o receio da lesão;”

 Examinando os autos, constata-se que a presente ação cautelar tinha por propósito apenas assegurar o uso da marca “Oncoclínica” pela autora, até o pronunciamento definitivo do INPI sobre o processo administrativo nº 909.582.610.

Ressalte-se que a autora formulou pedido de registro da aludida marca, sendo aquele indeferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, antes mesmo da prolação de sentença pelo juízo primevo.

No entanto, o juízo de primeiro grau resolveu o mérito da presente ação, concluindo que “a parte autora não pode requerer a proteção de uma marca que utiliza a partir do registro de seu nome empresarial, uma vez que existe prioridade no INPI em favor de titular (ora requerido), e referida prioridade data de muito antes da instituição da empresa autora, e de seu nome empresarial.”

Em que pese a Justiça Estadual ser competente para apreciar as demandas envolvendo o uso indevido de marcas registradas, o direito de precedência e impossibilidade de registro, por ensejarem a própria nulidade do registro marcário, devem ser necessariamente arguidos em ação própria perante a Justiça Federal.

O Superior Tribunal tem entendimento assente no sentido de que a Justiça Estadual, em ação de abstenção de uso de marca registrada, não pode reconhecer, ainda que incidentalmente, a nulidade do registro, sob pena de usurpação da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 175 da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).

Confiram-se, a esse respeito, a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. NULIDADE. DECLARAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. DECLARAÇÃO DE REGISTRO INVÁLIDO. AÇÃO PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO. 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 2. Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não se pode impedir que seu titular dela faça uso. 3. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao Juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente perante o INPI. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1629976/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 28/04/2021)”

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. RECONVENÇÃO. REGISTRO PERANTE O INPI. EXCLUSIVIDADE. NULIDADE DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO JUÍZO ELEITO. 1. Reconvenção movida pela ré em ação de abstenção de uso de marca, alegando ser proprietária da marca registrada em seu nome perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 2. Não pode o Tribunal de Justiça Estadual, em ação de abstenção de uso de marca, afastar o pedido da proprietária da marca declarando a nulidade do registro ou irregularidade da marca, eis que lhe carece competência. 3. Reconhecida a propriedade da marca em nome da ré-reconvinte, deve ser reconhecida a exclusividade e deferido o pedido de abstenção de uso de sua marca por parte da autora-reconvinda, enquanto perdurar válido o seu registro perante o órgão autárquico. 4. Recurso especial provido. (REsp 1393123/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 06/03/2020).”

Vê-se, portanto, que ao decidir incidentalmente acerca da titularidade da marca “Oncoclínica” o juízo primevo acabou por usurpar a competência da Justiça Federal, por se tratar de controvérsia que envolve interesse de Autarquia Federal, o INPI.

Nota-se, ademais, que o juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 5106073-2.2019.4.02.5101, reconheceu o direito ao registro da marca mista “Oncoclinica”, de titularidade da recorrente, dado que se trata de expressão genérica e, por tal motivo, não pode ser apropriada exclusivamente (sentença Id. Num. 5532227).

No caso dos autos, resta evidente que a cautelar pretendida carece de seus requisitos necessários, em razão da apreciação da demanda principal pela Justiça Federal, sobretudo diante da nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n.º 909.582.61, o que afasta o alegado periculum in mora.

Desse modo, por qualquer ângulo que se analise a controvérsia, forçoso o indeferimento da petição inicial, vez que ausentes os requisitos básicos e específicos da ação cautelar.

Em face do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento da presente Apelação Cível para, com fundamento no artigo 295, incisos III e V cumulado com artigo 267, inciso VI, ainda do Código de Processo Civil/73, indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito.

Ante a sucumbência parcial dos recorrentes, deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal.

O Ministério Público Superior deixou de emitir parecer de mérito por não vislumbrar interesse público a justificar sua intervenção.

 

Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 19 a 26 de maio, da 2ª Câmara Especializada Cível, presidida pelo Exmo. Sr. Des. Manoel de Sousa Dourado.

Participaram do julgamento os Exmos. Srs. Des. José James Gomes Pereira, Des. Manoel de Sousa Dourado e Des. José Wilson Ferreira de Araújo Júnior.

Impedido/Suspeito: Não houve.

Presente o Exmo. Sr. Dr. Antônio de Pádua Ferreira Linhares, Procurador de Justiça.

SALA DAS SESSÕES VIRTUAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina, 26 de maio de 2023.

Desembargador José Wilson Ferreira de Araújo Júnior

- Relator -